La Cámara Civil y Comercial Federal, integrada pos jueces Eduardo Daniel Gottardi, Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier, revocó la disposición N° DI-2024-376-APN-DNM#INPI, del 8 de noviembre de 2024, que había dado la razón a Oxford Limited y Kansas Group S.A. al considerar que la marca “Oxford Polo Club” era confundible con sus propios signos distintivos.
La controversia comenzó en 2018, cuando el actor solicitó el registro de la marca mixta “Oxford Polo Club” en las clases 3 (productos de perfumería y tocador) y 35 (servicios comerciales). Las empresas oponentes argumentaron que el uso del término “Oxford” podía inducir a error sobre el origen o vinculación de los productos, y que se trataba de una marca notoria en el ámbito internacional.
El INPI coincidió con ese planteo y rechazó la solicitud, basándose en dictámenes internos que entendían que las similitudes gráficas y fonéticas entre los signos eran suficientes para generar riesgo de confusión en el consumidor, pero la Sala III del tribunal de apelaciones no compartió ese criterio.
"El principal elemento gráfico de ambas marcas es completamente distinto. Por otra parte, la marca de Oxford Limited se utiliza para servicios de educación y artículos de merchandising, lo que nada tiene que ver con la indumentaria sport que distingue la marca solicitada. Desde el punto de vista del consumidor lúcido y atento, no se advierte riesgo de confusión, ni por ende, de dilución marcaria”
En su voto, el juez Gottardi —al que adhirieron sus colegas— sostuvo que el análisis debía hacerse bajo un “criterio realista”, considerando las circunstancias concretas de los productos y servicios, y no sólo un cotejo teórico de los signos. Recordó que el principio de especialidad impide extender automáticamente la protección de una marca a clases distintas, salvo en casos excepcionales debidamente probados.
“El principal elemento gráfico de ambas marcas es completamente distinto. Por otra parte, la marca de Oxford Limited se utiliza para servicios de educación y artículos de merchandising, lo que nada tiene que ver con la indumentaria sport que distingue la marca solicitada. Desde el punto de vista del consumidor lúcido y atento, no se advierte riesgo de confusión, ni por ende, de dilución marcaria”, sostuvo.
"La notoriedad de una marca no puede presumirse, sino que constituye un hecho que requiere de una adecuada demostración en el expediente. Esto implica que quien invoque la condición de marca notoria para su signo, debe asumir la carga de producir la prueba correspondiente que permita acreditar, de modo suficiente, el grado de conocimiento y reconocimiento público de la marca en cuestión.”
Para los magistrados, Oxford Limited no acreditó la notoriedad de su marca “University of Oxford” en la Argentina, requisito esencial para ampliar su protección fuera del rubro educativo y del merchandising institucional.
“La notoriedad de una marca no puede presumirse, sino que constituye un hecho que requiere de una adecuada demostración en el expediente. Esto implica que quien invoque la condición de marca notoria para su signo, debe asumir la carga de producir la prueba correspondiente que permita acreditar, de modo suficiente, el grado de conocimiento y reconocimiento público de la marca en cuestión.”, recordaron en ese sentido.
Respecto de la oposición de Kansas Group S.A., que también cuestionó el registro de “Oxford Polo Club” en la clase 3, el tribunal concluyó que las diferencias visuales, fonéticas y conceptuales eran suficientes para evitar confusión.