A través del presente trabajo se estudiará la contratación relativa a marcas
y la incidencia de ésta en los derechos del consumidor. Las leyes de propiedad
industrial tienen por objeto la tutela de los derechos de propiedad industrial,
por tanto escapa al ámbito de dicha normativa la protección de los derechos
del consumidor. Al sancionarse la Ley de Marcas se tuvo presente lo expresado,
en vísperas de sancionarse una ley de protección del consumidor, se dejó a ésta,
la regulación de aquellos puntos en que pudiera existir conexión entre contratación
marcaria y derechos del consumidor.
Lamentablemente la Ley 17.250 contiene un enorme vacío en lo que refiere al
tema, el consumidor no resulta protegido ante eventuales trasmisiones o concesiones
de licencias de bienes marcarios. Entre las diversas funciones de las marcas,
éstas distinguen productos y servicios en el mercado. El consumidor presta especial
atención a la marca, no resulta lo mismo comprar un automóvil identificado con
la marca X o con la marca Y. La marca representa la calidad del producto o servicio,
por tanto el consumidor adquirirá aquellos bienes a los que reputa con ciertos
caracteres en virtud de estar signados con aquella.
La contratación sobre bienes marcarios podrá determinar que el consumidor resulte
engañado sobre la calidad y procedencia de servicios y productos adquiridos.
Diversos ordenamientos jurídicos establecen límites a la contratación marcaria,
con la finalidad de evitar la lesión de derechos de los destinatarios finales
de productos y servicios. El Derecho estadounidense así como el alemán impiden
la transferencia de la marca con independencia de la empresa a la que ésta pertenece.
La empresa titular de una determinada marca signará los productos que comercializa,
productos que tendrán determinados caracteres por provenir de esa empresa y
no de otra. Por tanto al enajenarse la marca con independencia de la empresa
el consumidor resultará engañado respecto a la calidad y procedencia de los
bienes adquiridos.
La posición adoptada por dichos sistemas jurídicos es criticada doctrinariamente
ya que la variación de la calidad de los productos puede aún generarse con la
enajenación de la empresa. Los nuevos adquirentes pueden comercializar productos
o prestar servicios cualitativamente inferiores. La protección del consumidor
se plasma en otros casos con la obligación de que el enajenante de determinada
marca trasmita conjuntamente con ella todos los signos marcarios idénticos o
similares que sirvan para identificar productos o servicios ya sean iguales
o concurrentes.
En este sentido el artículo 135 de la Ley 9.279 de Propiedad Industrial del
Brasil establece: "La cesión deberá comprender todos los registros o solicitudes,
en nombre del cedente, de marcas iguales o semejantes, relativas a producto
o servicio idéntico, semejante o afín, bajo pena de cancelamiento de los registros
o archivo de las solicitudes no cedidas" . Si una empresa es titular de
las marcas "Girasol", "Girasol plus" y "Girasol 1", el consumidor asociará dichas
marcas a una misma empresa, y considerará que presentan idéntica calidad, por
tanto si el titular de las mismas enajena una sola de ellas el consumidor resultará
engañado ya que marcas similares podrán identificar productos de calidad diversa.
Igual solución adopta el derecho español, en dicho sistema jurídico se clasifica
a las marcas en principales y derivadas, éstas últimas son las que presentan
pequeñas variaciones respecto a una marca originariamente registrada. En el
ejemplo anterior "Girasol Plus" y "Girasol 1" son marcas derivadas mientras
que "Girasol" es la marca principal, la normativa española no permite la transferencia
aislada de marcas derivadas sin trasmitirse conjuntamente la marca originaria.
El derecho mexicano contiene idéntica solución jurídica, en dicho sistema se
utiliza el concepto de marcas ligadas, siendo las mismas todas aquellas que
presentan caracteres similares, no se admite tampoco la transferencia de una
marca sin las demás, si el titular de varias marcas considera que una de ellas
no es similar a las otras, deberá iniciar un procedimiento administrativo demostrando
la falta de "liga". Solo mediante resolución administrativa en que le asista
razón podrá enajenar una marca con independencia de las otras.
En las normativas referidas la solución jurídica de la transferencia conjunta
de marcas similares o idénticas reposa en un idéntico fundamento legal, la protección
del consumidor, se procura evitar que en el mercado coexistan marcas similares
o idénticas para un mismo producto con diferentes titulares. El artículo 17
de nuestra Ley de Marcas expresa: ".......en el caso de transferencia, el
cedente está obligado a declarar si posee otras marcas iguales o semejantes
a la que transfiere. El silencio o la ocultación de tales marcas importa para
el cedente la pérdida de la protección que a las mismas acuerda el registro,
la que será declarada de oficio o a petición de parte." La citada norma
sin dudas contempla los intereses del cesionario de la marca ya que se procura
evitar que el cedente conserve otras similares, si se le enajena una y no las
restantes con grado de similitud, adquirirá una marca que se confundirá con
las del enajenante. Pero bastará con una declaración del cedente que ponga en
conocimiento al cesionario de la existencia de marcas no cedidas iguales o semejantes
a la transferida; por tanto, no existe protección del consumidor sino protección
del cesionario de marca.
A pesar de que nuestra ley marcaria no constituye una norma de protección al
consumidor, la misma contiene una disposición que en la medida en que sea efectivamente
aplicada, se logrará una real tutela de los derechos del destinatario final
de productos y servicios. El artículo 22 de la Ley 17.011 expresa: "La Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes
de registro que vulneren lo previsto en el artículo 6° de la presente ley, en
defensa de los derechos el consumidor" El artículo 6 establece: "Para
ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen
inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto
de los mismos productos o servicios, respecto de productos o servicios concurrentes"
Dichas normas procuran evitar el registro de marcas similares por distintos
sujetos, y se señala en forma expresa la finalidad de evitar la confusión en
el consumidor. A mi entender dichas disposiciones son aplicables a los casos
de adquisición derivada de marca, ya que resultaría muy fácil burlar dichas
normas mediante la transferencia de marca, adquisición de tipo derivado.
Lamentablemente el artículo 22 autoriza pero no obliga a la Dirección Nacional
de la Propiedad Industrial, por tanto, la protección del consumidor dependerá
de la voluntad del órgano administrativo. La D.N.P.I.(órgano administrativo
de registro) al autorizar la inscripción de transferencias no controla si el
cedente conserva en su patrimonio marcas idénticas o similares, aunque desde
mi punto de vista resultaría necesaria la aplicación analógica.
La ley de relaciones de consumo guarda absoluto silencio, por tanto carecemos
en nuestra legislación de una norma, por lo menos expresa, que evite la confusión
del consumidor generada por la transferencia de marca. Podría darse la hipótesis
de la coexistencia de gran cantidad de marcas idénticas originariamente pertenecientes
a un titular y al día de hoy perteneciente a un diverso número de personas,
se desvanece sin dudas la esencia de la marca, su carácter distintivo, el consumidor
adquiriría cualquier producto asociándolo con otro.
La ley de Marcas del Paraguay soluciona en forma expresa el tema, el artículo
42 de dicha ley dice: "La cesión o transmisión será nula si tiene por objeto
o consecuencia inducir al público a error, particularmente en cuanto a la naturaleza,
procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el
empleo de los productos o servicios a los que se aplica la Marca". La citada
norma, constituye una disposición absolutamente tuitiva del consumidor, lamentablemente
nuestra ley 17.250 se despreocupa totalmente del tema desconociendo que la mayor
lesión de derechos se puede generar por la coexistencia de marcas idénticas
en el mercado.
La Ley 17.011 contempla una nueva figura contractual que tiene por objeto signos
marcarios, como lo es la licencia de marca. Nuestro legislador la define en
el artículo 58 de la nueva ley marcaria, en tal sentido dicha norma expresa:
"......licencia es un contrato accesorio al registro marcario, por el que
se concede el derecho al uso, total o parcial, de una marca registrada o en
trámite de registro, por un tiempo determinado, en forma exclusiva o no."
El licenciatario adquiere el derecho a usar el signo marcario, conservando el
licenciante la propiedad. La concesión del uso no implica la imposibilidad de
utilización por parte del licenciante, además la licencia puede no ser exclusiva,
por tanto, se podrá autorizar el uso de la marca a un número indefinido de personas.
Nuevamente el consumidor puede resultar engañado respecto a la procedencia y
calidad de los productos, puede suceder que pretenda adquirir un perfume y se
adquiera el producido por el licenciatario y no por el licenciante, o que adquiera
el producto de cualquiera de los licenciatarios que tienen el derecho a usar
la marca. La ley de Marcas guarda silencio, y la de relaciones de consumo, ni
se enteró del tema.
El derecho paraguayo nos proporciona nuevamente normativa contemplativa del
derecho del consumidor, la ley de Marcas de dicho país en su artículo 33 expresa:
"Para efectos de su inscripción, el contrato de licencia de uso deberá contener
necesariamente disposiciones que asegure el control por parte del propietario
sobre la calidad de los productos o servicios objeto de la licencia, sin perjuicio
del que podrá ejercer la autoridad competente en defensa del consumidor". En
caso de no contener el contrato las referidas cláusulas, la autoridad registral
negará la inscripción del contrato de licencia. Un producto puede ser comercializado
durante años en el mercado, el mismo se identifica con un signo marcario que
lo distingue, si se concede la licencia de la marca, el consumidor podría estar
adquiriendo un producto completamente distinto al que desea adquirir. Es por
dicho motivo que las diversas legislaciones exigen que el licenciante efectúe
un control de calidad de los productos licenciados, control que procura evitar
perjuicios o engaños en el consumidor.
Los diversos contratos inscriptos a la fecha en la D.N.P.I. contienen cláusulas
de contralor por parte del licenciante, pero dicho contralor lo beneficia a
él, ya que evita el desprestigio de su marca en el mercado; dicho contralor
no es exigido por la normativa legal tutelando el interés de terceros. La normativa
paraguaya elimina además toda posibilidad de engaños en el adquirente, de productos
o servicios, exigiéndole al licenciatario que sobre los productos comercializados
o servicios prestados se indique que la marca es utilizada bajo licencia. El
consumidor sabrá que está adquiriendo un producto o servicio que no corresponde
al titular de la marca, en tal caso investigará respecto a su adquisición ya
que no deposita la confianza que le merece el producto o servicio original.
La Ley de Propiedad Industrial mexicana también contiene normas que procuran
evitar perjuicios en el consumidor en virtud del otorgamiento de una licencia
de uso. Se exige que los productos del licenciatario tengan idéntica calidad
a los productos del licenciante, se deberá además indicar en los establecimientos
comerciales donde se preste el servicio o en los propios productos comercializados
el nombre del licenciatario. El derecho mexicano además establece que el uso
efectuado por el licenciatario, se considerará realizado por el titular de la
marca, lo que determina claramente una acumulación de responsabilidades civiles
o penales en caso de generarse perjuicios a terceros.
Sin dudas que el adquirente de un producto signado con una marca afamada pretende
adquirir un artículo que posee las cualidades que determinaron que dicha marca
adquiriera prestigio en el mercado. Si el licenciante no efectúa un contralor
de la actividad de producción del licenciatario el producto de éste puede ser
de inferior calidad. Generalmente el adquirente de productos pretende la compra
de bienes originarios, en caso de licencia se estará adquiriendo un artículo
que no procede del país del titular de la marca usada. Sin dudas lo expresado
comprueba la eventual lesión de los derechos del consumidor, es así que el decreto-ley
26017 del Perú en su artículo 117 expresa: "En caso de licencias de marcas,
el licenciante responde ante los consumidores por la calidad e idoneidad de
los productos o servicios licenciados como si fuese el productor o prestador
de éstos. No cabe pacto en contrario."
En nuestro sistema jurídico en el caso de que el consumidor resulte engañado,
el licenciatario podrá ser responsabilizado por incumplimiento de su deber de
información o por el ejercicio de una publicidad engañosa. Dentro del deber
de información se considera la necesidad de informar acerca del origen y cualidades
del producto. El licenciatario no podrá ofrecer las bondades del producto originario,
ni inducir en error pretendiendo vender sus mercaderías como si éstas fueran
producidas por la empresa dueña de la marca. Lamentablemente nuestro ordenamiento
jurídico no obstante la responsabilidad del licenciatario no contiene norma
que extienda dicha responsabilidad al titular de la marca.
Iguales inconvenientes posee un tipo contractual aún más complejo como lo constituye
el contrato de franquicia. En la franquicia además de la licencia de marca,
existe una trasmisión de conocimientos técnicos, secretos industriales, etcétera,
la producción de bienes o prestación de servicios se realizan por el franquiciado
de manera uniforme y con métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos
por el titular de la marca, con la finalidad de mantener la calidad, prestigio
e imagen de los productos o servicios a los que la marca distingue.
Quien en Uruguay ingresa al recinto comercial de Mc Donald´s observa la imagen
de la empresa estadounidense, ya que el tipo de vestimenta, símbolos, marca
y el funcionamiento empresarial es proporcionado por el franquiciante. El consumidor
uruguayo confunde a la empresa nacional con la propia empresa extranjera, y
en definitiva no tiene conocimiento de cual es la sociedad comercial uruguaya
que presta el servicio y comercializa los productos. Si no tenemos previsiones
en materia de licencia de marca aún menos podemos esperar regulación jurídica
en sede de franquicias. La licencia de marca constituye un tipo contractual
que se celebra con mayor habitualidad en relación a la franquicia, por tanto
si el ordenamiento jurídico no reacciona reglamentando a aquella, no se puede
pretender una regulación de la franquicia.
En éste último tipo contractual el engaño al consumidor puede resultar aún más
flagrante, la franquiciada constituye una copia de la empresa franquiciante.
Cabe preguntarse ante quien debe dirigirse la respectiva acción de reparación
en caso de verificarse perjuicios. Nuestra ley de relaciones de consumo ni siquiera
coloca al franquiciante o licenciante en la situación jurídica de proveedor.
En la República Argentina al sancionarse la ley de protección al consumidor
se comenzó a generar la presión doctrinaria a los efectos de que el sujeto que
pone a disposición de terceros su marca resulte responsabilizado ante el consumidor
perjudicado, es así que por ley 24.999 quedan comprendidos en la calidad de
proveedores quienes sean titulares de marcas y las hayan puesto en los productos
comercializados o servicios prestados.
La misma solución es adoptada en el marco del derecho comunitario europeo, en
tal sentido la Directiva 85/374/CEE del 25 de julio de 1985 relativa a la responsabilidad
por daños causados por productos defectuosos expresa en su artículo 1: "El
productor será responsable de los daños causados por los defectos de sus productos",
mientras tanto el artículo 3 señala quienes son considerados productores: "Se
entiende por productor la persona que ..........., y toda aquella persona que
se presente como productor poniendo su nombre, marca o cualquier otro signo
distintivo en el producto"
Nuestro legislador tuvo la oportunidad de establecer en forma expresa la responsabilidad
del licenciante o franquiciante y de esa forma exigir un verdadero control de
calidad de los productos comercializados o servicios prestados por el franquiciado
o licenciatario.
Tendiente a salvar la omisión legislativa, parte de la doctrina considera que
el titular de la marca debe responder por los daños que se produzcan. En tal
sentido se expresa que el mismo queda comprendido en la relación de consumo
y en la enumeración de sujetos que tienen la calidad de proveedores. Al entender
de parte de nuestra doctrina, la enumeración de sujetos que tiene la calidad
de proveedores se efectúa con carácter enunciativo. Se expresa que el franquiciante
es quien tiene la facultad de controlar la actividad del franquiciado y por
tanto la falta de ejercicio de dichas facultades lo hará responder frente al
consumidor cuando el ejercicio de las mismas hubiere impedido el daño.
Desde mi punto de vista no constituye un argumento con fuerte base jurídica,
debería ser necesario generar una teoría contraria a la del abuso del derecho,
como la del desuso del derecho. El titular de un derecho puede ejercerlo o no
pero de ninguna forma su falta de ejercicio puede considerarse fuente de responsabilidad,
existirá ésta cuando tenga una obligación de ejercer contralor, pero no cuando
sea titular de un derecho, la existencia de derechos o facultades coloca a su
titular en una situación de libre albedrío, por tanto podrá ejercitar o no las
facultades o derechos que le pertenecen.
También la doctrina expresa que no es posible que mediante una franquicia simulada
el titular de la marca se exonere de responsabilidad. La simulación es una patología
jurídica y en los casos en que la misma se produzca será necesario probarla,
pero a nuestro entender por la patología no es posible adoptar una solución
general y absoluta.
Otro criterio atributivo de responsabilidad reposa en el beneficio que obtiene
el franquiciante al extender su imagen y productos a diversos mercados, por
tanto resultaría injusta su exoneración de responsabilidad. Desde mi punto de
vista se debe de tener mucho cuidado al momento de determinar los sujetos responsables
en la relación de consumo. No considero que la sanción de la ley determine que
se deba alzar una bandera a favor del consumidor y extender las responsabilidades
sin base jurídica, no podemos responsabilizar al franquiciante por obtener un
beneficio en la relación de consumo, ya que el principal beneficiario de que
las mismas se produzcan es el propio Estado a través de su desestimulante régimen
impositivo. El ejemplo es absolutamente burdo pero en definitiva tiende a poner
límites al momento de atribuir responsabilidades.
Desde mi punto de vista a falta de norma expresa, a diferencia de lo que sucede
en el derecho argentino, será necesario estudiar cada caso concreto. El licenciante
de una marca puede perseguir exclusivamente un precio como contraprestación
a la concesión del uso que efectúa de su marca. Puede obtener el pago en una
sola partida por lo que ni siquiera le interesa la venta o no de los productos
signados con su marca. El licenciante quizás no tenga interés en comercializar
productos o prestar servicios en nuestro mercado, por tanto su inactividad de
contralor se deberá a su falta de interés. En otros casos el licenciante o franquiciante
puede colaborar de tal forma que participa en la producción de daños, ya sea
por proporcionar procedimientos de producción erróneos, materias primas defectuosas,
etc., en éstos casos son hechos del dueño de la marca los que generan el daño.
Pero repito, a falta de norma expresa que determine la responsabilidad del franquiciante
o licenciante, a falta de normas que les exija actividades de contralor, no
es posible adoptar soluciones generales y se deberá analizar cada caso concreto.
La franquicia o licencia no genera identidad de sujetos de derechos, existen
dos sujetos completamente independientes desde el punto de vista jurídico, no
existe tampoco un control de sociedades, por tanto hay que ser muy cuidadoso
al extender la responsabilidad de un sujeto a otro. Se deberá verificar si respecto
al licenciante o franquiciante se constatan todos los elementos necesarios para
considerarlos sujetos responsables, responsabilidad que se deberá apreciar conforme
a nuestra normativa general y en el ámbito de la responsabilidad extracontractual.
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